Договор об отчуждении исключительного права

В чем суть договора об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ)

Договор об отчуждении исключительного права предполагает передачу исключительного права от одного лица другому в полном объеме.

По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации приобретателю в полном объеме (ст. 1234 ГК РФ).

Исключительное право — это юридическая монополия: правообладатель вправе использовать объект любым не запрещенным законом способом и запрещать это делать всем остальным (ст. 1229 ГК РФ).

Сущность договора об отчуждении состоит в передаче всей совокупности правомочий правообладателя — как по использованию охраняемого объекта, так и по распоряжению им — на весь срок действия исключительного права.

Приобретатель становится легальным монополистом в отношении охраняемого объекта и вправе в дальнейшем заключать лицензионные договоры, закладывать право или снова его отчуждать.

Что сохраняется у прежнего правообладателя после отчуждения:

• Личные неимущественные права (право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения) — они неотчуждаемы и непередаваемы по закону.
• В ряде случаев — иные интеллектуальные права: право следования, право доступа (применительно к отдельным видам произведений).

Что переходит к приобретателю? Все, что составляет исключительное право:

• возможность использовать объект любым способом;
• запрещать его использование третьим лицам (включая бывшего правообладателя);
• защищать права на результат интеллектуальной деятельности;
• заключать лицензионные договоры, передавать право по новой сделке.

Правоотношения приобретателя с любыми третьими лицами (кроме действующих лицензиатов) носят абсолютный характер — это означает максимальную юридическую защиту актива.

Принцип «полного объема»: можно ли передать право на определенный срок

Нельзя заключить договор отчуждения с ограничениями по сроку, территории или способам использования. Договор с такими условиями суд признает лицензионным, а при некоторых условиях — недействительным.

Это системообразующий признак договора об отчуждении, прямо закрепленный в п. 1 ст. 1234 ГК РФ. Исключительное право неделимо при отчуждении: оно передается без ограничений по территории действия права и на весь оставшийся срок действия права.

Если стороны включают в договор условия о:

• сроке использования («на 5 лет», «до 2030 года», «с правом возврата через 3 года»);
• территории («только на территории РФ», «только для Сибирского федерального округа»);
• способах использования («только для производства упаковки»),

— такой договор при толковании квалифицируется судом не как договор отчуждения, а как лицензионный. Если же его невозможно квалифицировать как лицензионный — договор, скорее всего, будет признан недействительным.

Чем договор об отчуждении отличается от лицензионного договора

Договор об отчуждении права и лицензионный договор представляют собой разные договорные типы и отличаются по объему передаваемых прав, по сроку и по территории действия.

Договор об отчуждении права и лицензионный договор – это два разных договора, которые существенно отличаются. Правильный выбор типа договора позволит бизнесу избежать проблем при передаче прав.

Стороны договора: правообладатель и приобретатель — кто ими может быть

Сторонами по договору об отчуждении исключительного права являются правообладатель и приобретатель.

Правообладатель — лицо, которому в данный момент принадлежит исключительное право. Им может быть:

• автор-разработчик, создавший объект своим творческим трудом;
• работодатель, если объект создан в рамках служебного задания;
• юридическое лицо или ИП, которому принадлежит право по тому или иному основанию.

Приобретатель — любое физическое или юридическое лицо, которое получает право. После государственной регистрации перехода права, если она необходима, именно приобретатель вносится в реестр Роспатента как новый правообладатель.

Каковы существенные условия договора отчуждения исключительных прав

К существенным условиям договора об отчуждении исключительного права относят условие о предмете договора и условие о вознаграждении или порядке его определения. Также необходимо указать на отчуждение исключительного права в полном объеме. Рекомендуется также зафиксировать в договоре существующие обременения права.

Существенные условия — это те, без которых договор считается незаключенным. К ним относятся:

1. Предмет договора и индивидуализация объекта

В договоре должно быть явно указано, что исключительное право передается в полном объеме. Перечислять все отдельные правомочия закон не требует. Обращаем внимание: при добавлении любых ограничений (по сроку, территории, способам использования) договор может быть переквалифицирован судом в лицензионный.

Необходимо также однозначно идентифицировать объект, право на который отчуждается. Рекомендуем описывать объект в зависимости от его вида.

• Произведение (литература, картина, дизайн, фотография): название, жанр, год создания, автор.
• Программа для ЭВМ: наименование, версия, функциональное назначение, платформа.
• Изобретение / полезная модель / промышленный образец: номер патента, дата приоритета, полное название.
• Товарный знак: номер свидетельства Роспатента, перечень товаров и услуг по классам МКТУ, дата регистрации.
• База данных: наименование, год создания или обнародования.
• Ненадлежащая индивидуализация — частая причина судебных споров и признания договора незаключенным.

2. Размер вознаграждения или порядок его определения

Согласно п. 3 ст. 1234 ГК РФ, в возмездном договоре условие о размере вознаграждения или порядке его определения является существенным. Если цена не указана:

• Правило ст. 424 ГК РФ об определении цены по среднерыночной стоимости не применяется — это исключение прямо закреплено в законе.
• Договор признается незаключенным.

Иными словами, даже если стороны очевидно намеревались совершить сделку, суд не вправе восполнить пробел по среднерыночной цене.

Допустимые формы вознаграждения:

• фиксированная разовая выплата;
• периодические платежи;
• процентные отчисления от дохода (выручки) приобретателя;
• иные формы.

Дополнительно: сведения об обременениях исключительного права

Если на момент отчуждения исключительное право обременено лицензионными договорами, договорами залога и иными соглашениями — рекомендуем отразить это в договоре. Это поможет избежать претензий от нового правообладателя в будущем.

Форма договора и последствия ее несоблюдения: можно ли заключить договор устно

Нет, форма договора — исключительно письменная. В случае, если договор об отчуждении права не будет заключен в письменной форме, это повлечет ничтожность сделки.

Договор об отчуждении исключительного права заключается исключительно в письменной форме (п. 2 ст. 1234 ГК РФ).

Государственная регистрация перехода исключительного права в Роспатенте: когда она обязательна, в какой момент передается право и каковы последствия отсутствия регистрации

Государственная регистрация перехода права обязательна для объектов патентного права, некоторых средств индивидуализации и иных объектов интеллектуальной собственности.

С 2014 года в российском праве регистрируется не сам договор, а переход исключительного права (ст. 1232 ГК РФ). Это принципиально для понимания момента возникновения прав у приобретателя.

Последствие отсутствия обязательной регистрации в том, что переход исключительного права будет считаться несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ). При этом сам договор остается действительным и заключенным — но право к приобретателю не переходит, следовательно, приобретатель не сможет распоряжаться правом.

Когда регистрация перехода права обязательна:

Отчуждение прав на программу ЭВМ: когда нужна регистрация в Роспатенте

Если программа для ЭВМ уже зарегистрирована, переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации.

Регистрация программы в Роспатенте добровольна. Но если программа уже зарегистрирована, переход исключительного права по договору отчуждения подлежит обязательной регистрации (п. 5 ст. 1262 ГК РФ), и право переходит только с момента внесения записи в реестр. В ином случае переход права будет признан несостоявшимся.

Если программа не регистрировалась, право переходит в момент заключения договора, если стороны не согласовали иное.

Служебные произведения vs фриланс: у кого возникает исключительное право

Вопрос о правообладателе критически важен для аудита чистоты прав при покупке нематериального актива.

Служебное произведение (ст. 1295 ГК РФ)

Если объект создан работником в рамках выполнения трудовых обязанностей, исключительное право на него принадлежит работодателю — при соблюдении установленных законом условий. По общему правилу, отдельного договора об отчуждении права не требуется: право возникает у работодателя автоматически.

Фриланс и подрядные договоры

Для того, чтобы право на объект перешло заказчику, необходимо правильно выбрать договорную конструкцию. Так, например, если был заключен договор авторского заказа с автором-фрилансером — исключительное право, по общему правилу, останется у автора (ст. 1288 ГК РФ). В договорах подряда часто вовсе отсутствует условие о передаче исключительного права заказчику — поэтому возникают ситуации, когда у заказчика есть материальный носитель с результатом интеллектуальной собственности, но нет права на него.

Договор авторского заказа с отчуждением исключительных прав

По договору авторского заказа автор обязуется по заказу создать обусловленное договором произведение на материальном носителе или в иной форме (абз. 1 п. 1 ст. 1288 ГК РФ). Договор может предусматривать отчуждение исключительного права заказчику или предоставление ему права использования в установленных пределах (п. 2 ст. 1288 ГК РФ). Если предусмотрено отчуждение, к договору применяются правила о договоре об отчуждении исключительного права, а если лицензия — правила ст. 1286 и 1287 ГК РФ (п. 3–4 ст. 1288 ГК РФ), включая требования о цене и способах использования. Материальный носитель (например, распечатанная иллюстрация) передается заказчику в собственность, если стороны не договорились о временном пользовании (абз. 2 п. 1 ст. 1288 ГК РФ).

Практический вывод: каждый договор с внешним разработчиком, дизайнером, копирайтером или иным подрядчиком должен содержать отдельное условие об отчуждении исключительного права заказчику, если стороны хотят достичь этого правового результата. Если такого условия нет — вся цепочка прав компании на разработанный продукт может рухнуть при первом же споре.

В чем специфика налогообложения при отчуждении исключительного права

Налоговые последствия сделки принципиально различаются у продавца и покупателя.

Особенности НДС

Часть объектов интеллектуальной собственности при отчуждении освобождена от НДС (ст. 149 НК РФ), часть — нет. Разобраться в этом важно до подписания договора: налог влияет на итоговую стоимость сделки для обеих сторон.

Освобождены от НДС (пп. 26, 26.1 п. 2 ст. 149 НК РФ):

• Изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
• Топологии интегральных микросхем;
• Секреты производства (ноу-хау);
• Программы для ЭВМ и базы данных, но только при условии, что они включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Программы, которых в реестре нет, под льготу не попадают.

Облагаются НДС в общем порядке — по ставке 22%, если продавец применяет общую систему налогообложения:

• Товарные знаки и иные средства индивидуализации;
• Произведения (авторское право: дизайн, тексты, аудиовизуальный контент и пр.);
• Программы для ЭВМ и базы данных, не включенные в реестр российского ПО.
• Если продавец предъявил НДС, покупатель вправе принять его к вычету — после принятия НМА на учет, при наличии надлежащего счета-фактуры и при условии использования актива в облагаемой НДС деятельности.

Налоговый учет у правообладателя (продавца)

Налоговый учет у приобретателя (покупателя)

Признание нематериального актива. Приобретенное исключительное право признается НМА для целей налога на прибыль (п. 3 ст. 257 НК РФ), если используется более 12 месяцев и превышает стоимостный критерий амортизируемого имущества (п. 1 ст. 256 НК РФ).

Пошаговый алгоритм оформления договора об отчуждении исключительного права

При заключении договора об отчуждении исключительного права проведите аудит чистоты прав, согласуйте существенные условия, корректно составьте договор и при необходимости — проведите государственную регистрацию перехода права.

Шаг 1. Аудит чистоты прав. Запросите у продавца все документы, подтверждающие цепочку происхождения права. Проверьте реестры Роспатента. Убедитесь в отсутствии споров и обременений, которые препятствуют или осложняют сделку. Важно помнить, что вы приобретаете не объект, а право на него: недостаточно лишь убедиться в существовании ПО или произведения. Необходимо удостовериться, что право принадлежит правообладателю.

Шаг 2. Согласование существенных условий. Определите точный объект (с индивидуализирующими признаками), сумму вознаграждения или порядок ее определения, известные обременения, момент перехода права, порядок передачи материальных носителей, если таковые имеются. Помните, что несогласование существенных условий приведет к незаключенности договора.

Шаг 3. Составление договора. Оформляйте только в письменной форме. Используйте четкие формулировки: «Правообладатель передает, а Приобретатель принимает исключительное право в полном объеме». Не включайте в текст никаких временных и территориальных ограничений, иначе договор превратится в лицензию или будет признан судом недействительным.

Шаг 4. Подписание договора. Документ подписывают уполномоченные лица. Для юридических лиц — единоличный исполнительный орган (например, генеральный директор) или представитель по правильно оформленной доверенности.

Шаг 5. Передача материальных носителей по акту. Исходный код, документация, конструкторские чертежи, макеты, оригинальные файлы дизайна — все, что является материальным воплощением объекта, по общему правилу передается новому правообладателю.

Шаг 6. Оплата вознаграждения. Производится в порядке и сроки, предусмотренные договором. Нарушение обязанности по выплате вознаграждения предоставляет прежнему правообладателю право требовать перевода исключительного права обратно на себя и взыскания убытков (п. 5 ст. 1234 ГК РФ). При этом перевод права и взыскание убытков не являются исчерпывающим перечнем средств защиты.

Шаг 7. Подача документов на регистрацию в Роспатент (если требуется). В случае, если переход права подлежит государственной регистрации в Роспатенте, обязательно осуществите такую регистрацию. В противном случае переход права будет признан несостоявшимся.

Поделиться в социальных сетях:

Людмила Шадрина

Управляющий партнер

10 лет опыта

более 300 выигранных дел

Автор статьи

130 публикаций на сайте

Подробнее о специалисте