Передача исключительных прав: способы, договоры и регистрация в Роспатенте

Передача исключительных прав: понятие и основы распоряжения — какими способами правообладатель может распорядиться активом?

Правообладатель может распорядиться исключительным правом на РИД или средство индивидуализации: произвести его отчуждение, предоставить право использования по лицензионному договору, заложить право, внести его в уставный капитал. Кроме того, в случаях, установленных законом, право переходит к другим лицам без договора с правообладателем. Выбор способа определяет, останется ли у компании контроль над активом.

Исключительное право — имущественное право правообладателя использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации любым не противоречащим закону способом и по своему усмотрению разрешать или запрещать такое использование другим лицам (ст. 1226, п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Отсутствие запрета не считается согласием. Исключительное право существует отдельно от вещи: переход права собственности на флешку, бумажный экземпляр и иные объекты по общему правилу не влечет перехода или предоставления интеллектуальных прав на то, что на них записано (п. 2 ст. 1227 ГК РФ).

По п. 1 ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться исключительным правом любым способом, не противоречащим закону и существу такого права. Закон называет две основные конструкции:

• договор об отчуждении исключительного права — право целиком переходит к приобретателю;
• лицензионный договор — правообладатель сохраняет право, а лицензиат получает возможность использовать объект в пределах, указанных в договоре. Заключение лицензионного договора не влечет перехода исключительного права к лицензиату (абз. 2 п. 1 ст. 1233 ГК РФ).

Этими двумя договорами способы распоряжения не исчерпываются: закон знает и другие договорные конструкции. Кроме того, в ряде случаев право переходит без договора с правообладателем — при реорганизации, банкротстве и наследовании (подробнее — в разделе о переходе прав без договора).

Чем первоначальное приобретение отличается от производного

При первоначальном приобретении право возникает впервые, при производном — переходит от прежнего правообладателя в том объеме, в каком он им обладал.

К первоначальным способам относятся:

• создание результата интеллектуальной деятельности автором;
• получение патента или свидетельства на объекты промышленной собственности и средства индивидуализации;
• создание объекта в служебном порядке — исключительное право возникает у работодателя в силу закона или в силу получения им патента;
• передача права на получение патента (ст. 1357 ГК РФ): лицо, которому передано такое право, получает патент на свое имя, и исключительное право возникает у него впервые.

Какие существуют договорные способы передачи

Основные договорные способы — договор об отчуждении и лицензионный договор; к ним примыкают договоры заказа, залог, внесение права в уставный капитал и ряд специальных конструкций.

По п. 1 ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться правом любым способом, не противоречащим закону и существу исключительного права, поэтому перечень договорных способов открыт.

Как работает договор об отчуждении и передача исключительных прав в полном объеме

По договору об отчуждении правообладатель передает исключительное право целиком и на весь оставшийся срок его действия — после сделки он, по общему правилу, больше не вправе использовать объект.

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей право в полном объеме другой стороне — приобретателю (п. 1 ст. 1234 ГК РФ). Приобретатель становится новым правообладателем с полным набором правомочий: использовать объект, выдавать лицензии, отчуждать право дальше, защищать его в суде.

Если договор ограничивает срок, территорию или способы использования, суд может квалифицировать его как лицензионный, а при невозможности — признать недействительным.

Что остается у прежнего правообладателя при отчуждении права

Исключительное право переходит к приобретателю. За автором сохраняются личные неимущественные права, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, и иные права.

Необходимо разграничивать исключительное право (которое является имущественным) с другими интеллектуальными правами.

Личные неимущественные права (право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения) неотчуждаемы (п. 2 ст. 1228 ГК РФ), они останутся у физического лица, создавшего соответствующий объект. В отдельных случаях за автором сохраняются и иные права: право следования, право доступа.

Какие условия обязательны в договоре об отчуждении и в какой форме заключается договор об отчуждении

Без указания на передачу права в полном объеме, точного описания объекта и цены (для возмездного договора) договор либо будет признан лицензионным, либо не будет считаться заключенным.

• Указание на отчуждение в полном объеме. Договор, в котором прямо не сказано, что право передается в полном объеме, считается лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ). Перечислять все правомочия не требуется.
• Предмет. Для зарегистрированных объектов — номер патента, свидетельства о регистрации товарного знака или программы для ЭВМ; для иных объектов — описание, позволяющее однозначно идентифицировать объект.
• Вознаграждение или порядок его определения. Без этого условия возмездный договор считается незаключенным (п. 3 ст. 1234 ГК РФ). Срок оплаты к существенным условиям не относится.
• Сведения об обременениях — действующих лицензиях и залоге. Закон прямо не называет это условие существенным, но без него приобретатель рискует приобрести не то право, на которое рассчитывал.

Если стороны назвали договор «отчуждением», но ограничили срок, территорию или способы использования, суд может квалифицировать его как лицензионный. Если такая квалификация невозможна, договор признается недействительным.

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Обращаем внимание: несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора (п. 2 ст. 1234 ГК РФ).

Для регистрируемых объектов дополнительно нужна государственная регистрация перехода права. Если не провести такую регистрацию, переход права будет считаться несостоявшимся.

Лицензионный договор: почему «передача прав по исключительной лицензии» — ошибочная формулировка

Это смешение двух разных конструкций: по договору лицензии исключительное право остается у лицензиара, передается лишь право использования.

В договорах часто пишут «Лицензиар передает Лицензиату исключительное право на Программу на условиях исключительной лицензии». Такая формулировка создает риск спора о квалификации договора. Наши юристы рекомендуют использовать формулировку: «Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программы на условиях исключительной лицензии следующими способами: …».

Виды лицензий по ст. 1236 ГК РФ:

• простая (неисключительная) — лицензиар сохраняет право выдавать лицензии другим лицам. Если в договоре не сказано иное, лицензия предполагается простой (п. 2 ст. 1236 ГК РФ);
• исключительная — лицензиар не вправе выдавать лицензии другим лицам в тех же пределах и сам не вправе использовать объект в этих пределах, если договором не предусмотрено иное (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ);
• смешанная — если по одним способам использования лицензия исключительная, по другим простая (п. 3 ст. 1236 ГК РФ).

Чем отчуждение отличается от лицензии на практике

Отчуждение — это продажа права, лицензия — временное разрешение на использование с сохранением права у правообладателя.

Передача заказчику исключительных прав: подряд и оказание услуг — как оформить и не потерять актив

В договор включается условие об отчуждении исключительного права в полном объеме с условием о вознаграждении или порядком его определения. Рекомендуется включить условие с гарантиями исполнителя, условие о моменте перехода права.

Чтобы исключительное право перешло к заказчику, рекомендуем включить в договор следующие условия:

1. Предмет договора формулируется как создание конкретного результата: программы для ЭВМ, базы данных, дизайн-макета, сайта.
2. Рекомендуется прямо указать, что исключительное право на результат принадлежит заказчику в полном объеме. Если исполнитель — сам автор (договор авторского заказа), без такого условия право останется у автора (ст. 1288, п. 1 ст. 1291 ГК РФ).
3. Вознаграждение за отчуждение указывается в составе цены работ или отдельной суммой (если договор безвозмездный, следует напрямую указать на это в договоре).
4. Момент перехода права — зависит от того, подлежит ли объект государственной регистрации по закону.
5. Гарантии исполнителя: он обладает правами на все использованные компоненты, авторы выплатили или получат вознаграждение, открытые библиотеки используются на условиях их лицензий.

Какие условия и стоимость передачи исключительного права нужно согласовать и как определить вознаграждение

Договоры об отчуждении и лицензионные договоры по умолчанию возмездны: без цены или порядка ее расчета возмездный договор не заключен.

По п. 3 ст. 1234 и п. 5 ст. 1235 ГК РФ приобретатель и лицензиат обязаны уплатить вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Правило п. 3 ст. 424 ГК РФ о «цене, обычно взимаемой за аналогичные товары» к таким договорам не применяется — суд не восполнит пропущенную цену за стороны.

В какой форме можно установить вознаграждение

Закон допускает фиксированную сумму, периодические платежи, процент от выручки или иную форму.

• Паушальный платеж — единовременная фиксированная сумма; типична для отчуждения.
• Периодические платежи — ежемесячное или ежегодное лицензионное вознаграждение.
• Роялти — процентные отчисления от дохода или выручки лицензиата.
• Комбинированная схема — первоначальный взнос плюс роялти.
• Иные способы определения размера вознаграждения.

Можно ли передать права бесплатно

Между коммерческими организациями, по общему правилу, нельзя безвозмездно ни произвести отчуждение права, ни предоставить исключительную лицензию на весь мир и весь срок действия права. В остальных случаях безвозмездность должна быть прямо записана в договоре.

В ГК РФ сформулированы следующие правила в отношении безвозмездного перехода права:

• Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями (п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ).
• Не допускается безвозмездное предоставление прав по лицензионному договору в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии (п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ).

Таким образом, бесплатная передача права возможна, если она не попадает под вышеуказанные случаи. Если договор безвозмездный, необходимо напрямую указать на это в договоре, иначе суд может признать его незаключенным.

Что будет, если приобретатель не заплатит

Правообладатель может вернуть себе право через суд или отказаться от договора — в зависимости от того, успело ли право перейти.

Если право уже перешло по договору отчуждения, при существенном нарушении обязанности по оплате прежний правообладатель вправе требовать в суде перевода на себя прав приобретателя и возмещения убытков (абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ). Если право еще не перешло, он может в одностороннем порядке отказаться от договора: договор прекращается через 30 дней после получения уведомления, если приобретатель так и не заплатил (абз. 2 п. 5 ст. 1234 ГК РФ).

Механизм защиты действует и для лицензионных договоров: при существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить вознаграждение, лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение (п. 4 ст. 1237 ГК РФ).

Как оформить передачу исключительных прав на документацию и служебные произведения и почему покупка документации не дает прав на решения

Получение чертежей, PDF-файлов или проекта не означает получения прав на содержащиеся в них решения. Права на документацию и на результаты работы сотрудников нужно оформлять отдельно.

По п. 1–2 ст. 1227 ГК РФ интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель, а переход права собственности на вещь не влечет перехода прав на выраженный в ней результат. Для бизнеса это означает, что конструкторская, проектная, техническая документация, переданная по акту, сама по себе не означает переход права на дизайн, программу для ЭВМ или иной объект.

Кому принадлежат права на служебные произведения

Исключительное право на результат, созданный сотрудником в пределах трудовых обязанностей, принадлежит работодателю, если договором не предусмотрено иное.

По п. 2 ст. 1295 ГК РФ исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором не предусмотрено иное. Обращаем внимание:

• трудовые обязанности, в рамках которых создается результат, рекомендуется прямо закрепить в трудовом договоре, должностной инструкции или служебном задании, чтобы подтвердить служебный характер результата;
• если работодатель в течение трех лет со дня, когда произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использовать произведение, не передаст право другому лицу и не сообщит автору о сохранении его в тайне, право
• возвращается автору (абз. 2 п. 2 ст. 1295 ГК РФ);
• если работодатель начал использование произведения, передал право другому лицу или решил сохранить произведение в тайне, автор имеет право на вознаграждение; размер, условия и порядок выплаты определяются договором с
• работником, а при споре — судом (абз. 3 п. 2 ст. 1295 ГК РФ). Условие о вознаграждении лучше закрепить заранее.

Подрядчики, работающие по гражданско-правовым договорам, служебных произведений не создают: права на их результаты нужно передавать договором об отчуждении или через договор заказа.

Момент передачи исключительных прав и акт приема-передачи: когда право переходит к приобретателю

Для нерегистрируемых объектов право переходит в момент заключения договора, если стороны не договорились об ином. Для объектов, переход прав на которые регистрируется, — только в момент государственной регистрации.

Общее правило установлено п. 4 ст. 1234 ГК РФ: исключительное право переходит к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Стороны вправе привязать переход к другому событию.

Для регистрируемых объектов — изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, зарегистрированных программ для ЭВМ и баз данных — право переходит в момент государственной регистрации. Условие договора о другом моменте перехода для таких объектов не влечет перехода права: действует императивная норма п. 4 ст. 1234 ГК РФ.

Закон не требует составлять акт приема-передачи исключительного права, но во многих случаях такой документ является крайне желательным. Акт фиксирует, что именно передано (исходный код, макеты, документация). В тексте договора можно указать, что исключительное право переходит к покупателю только в момент подписания акта приема-передачи: однако это остается на усмотрение сторон. Для регистрируемых объектов акт момент перехода не меняет.

Какие сделки нужно регистрировать в Роспатенте и что будет без регистрации

Регистрации подлежат сделки с объектами, которые сами прошли государственную регистрацию: изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, товарными знаками, иными объектами. Без государственной регистрации переход права или лицензия считаются несостоявшимися, хотя сам договор действителен.

По п. 2 ст. 1232 ГК РФ, если объект подлежит государственной регистрации, то отчуждение исключительного права по договору, залог, предоставление права использования, а также переход права без договора тоже регистрируются. При несоблюдении этого требования переход права, залог или предоставление права использования считаются несостоявшимися (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Переход прав без договора: реорганизация, банкротство и наследование — как это происходит

Исключительное право может перейти и без договора с правообладателем: в порядке универсального правопреемства, при обращении взыскания на имущество правообладателя и в иных случаях, установленных законом. Для регистрируемых объектов такой переход тоже нужно зарегистрировать в Роспатенте.

Ст. 1241 ГК РФ допускает переход исключительного права без договора в случаях, установленных законом, в том числе:

• При реорганизации юридического лица — права переходят к правопреемнику по передаточному акту. Чтобы избежать споров, в передаточном акте перечисляют все РИД и средства индивидуализации с номерами охранных документов.
• При наследовании — по закону или по завещанию, включая завещательный отказ и завещательное возложение. Основанием для регистрации перехода в Роспатенте по общему правилу служит свидетельство о праве на наследство (п. 5 ст. 1232 ГК РФ).
• При обращении взыскания на имущество правообладателя, в том числе в банкротстве и при реализации заложенного права. Исключительное право включается в конкурсную массу и продается на торгах; лицензии, выданные должником, при этом сохраняются (п. 7 ст. 1235 ГК РФ).

Перечень оснований открыт. Например, наделение исключительными правами вновь создаваемой государственной корпорации может происходить на основании федерального закона.

Для регистрируемых объектов действует общее правило: переход права без договора подлежит государственной регистрации, иначе он считается несостоявшимся (п. 2 и 6 ст. 1232 ГК РФ). До внесения записи в реестр правопреемник не вправе распоряжаться правом — отчуждать его или выдавать лицензии.

Для покупателя бизнеса или имущества банкрота это означает обязательную проверку: было ли право у продавца на дату сделки, какие лицензии и залоги его обременяют, завершена ли регистрация всех предыдущих переходов прав.

Как провести сделку с исключительным правом без потерь: пошаговый алгоритм

Безопасная сделка проходит в несколько этапов — от IP-аудита до постановки актива на учет и готовности к защите права. Пропуск отдельных этапов создает риск оспаривания сделки или потери актива.

Ниже наши юристы выделили основные этапы проведения сделки с исключительным правом. Эти этапы могут видоизменяться в зависимости от специфики сделки.

1. IP-аудит перед сделкой. Проверьте цепочку прав от автора до текущего правообладателя: трудовые договоры и служебные задания, договоры заказа, акты, записи в государственных реестрах. Запросите перечень выданных лицензий и залогов. Для программ — состав открытых компонентов и условия их лицензий.
2. Выбор конструкции. Если компании нужен контроль над активом, возможность его продавать и защищать — необходимо подготовить договор об отчуждении права. Если достаточно использования в определенных пределах — следует прибегнуть к конструкции лицензионного договора. Если объект создается по договору заказа — нужно заранее учесть в нем условие о переходе права заказчику или об оставлении права за исполнителем.
3. Согласование предмета, способов использования и цены. Обращаем внимание: существенные и иные условия договора определяются его спецификой. Включите гарантии правообладателя, ответственность за притязания третьих лиц, момент перехода права.
4. Заключение договора, по общему правилу, в письменной форме.
5. Регистрация в Роспатенте. Для патентов, товарных знаков и ряда иных объектов потребуется регистрация перехода права в Роспатенте. До регистрации переход права не состоится.
6. Бухгалтерский и налоговый учет. Постановка НМА на учет у приобретателя, списание у продавца, проверка оснований для освобождения от НДС.

Поделиться в социальных сетях:

Людмила Шадрина

Управляющий партнер

10 лет опыта

более 300 выигранных дел

Автор статьи

131 публикация на сайте

Подробнее о специалисте